專利的自由實施及其對布局的借鑒！

IPRdaily導讀：取得一項專利權法律并不保證權利人有權實施該專利所包括的技術方案，法律所賦予的是權利人有權禁止他人未經許可以生產經營為目的而實施其專利（《專利法》第十一條）。既然如此，在什么情況下，取的某一技術方案的專利權權利人可以自由實施，又在什么情況下，權利人不能自由實施。

專利權作為一種對世權、排他權而非保證權利人自由實施的專有權，字面含義容易給他人，特別是外行人員造成誤解。取得一項專利權法律并不保證權利人有權實施該專利所包括的技術方案，法律所賦予的是權利人有權禁止他人未經許可以生產經營為目的而實施其專利（《專利法》第十一條）。既然如此，在什么情況下，取的某一技術方案的專利權權利人可以自由實施，又在什么情況下，權利人不能自由實施。在此，筆者從權利邊界進行區分。

（一）不能自由實施

《專利法》第五十一條第一款：一項取得專利權的發明或者實用新型比前已取得專利權的發明或者實用新型具有顯著經濟意義的重大技術進步，其實施又有賴于前一發明或者實用新型的實施的，國務院專利行政部門根據后一專利權人的申請，可以給予實施前一發明或者實用新型的強制許可。

第五十一條第一款雖屬強制許可條款，但從其中一個側面闡述了取得專利權不能自由實施的情況，業界習慣將該情況下的專利稱之為從屬專利，即從屬專利的權利要求范圍內包括了一個或多個其他專利（即被從屬專利或者類似獨權的獨立專利），從屬專利在實施時必然落在被從屬專利的權利要求范圍內，如果沒有取得被從屬專利權利人的許可，自然造成侵權。這是取得專利權不能自由實施的情況。

在取得某一技術專利權時，有時不能判斷該專利是否為從屬專利，一方面源于檢索的不完全性，另一方面從時間上看，被從屬專利可能早于從屬專利申請日，也可能晚于從屬專利申請日甚至晚于公布日或授權日，因而從某種程度上說任一項專利都有著作為從屬專利的可能，即不能自由實施的可能，這為權利人自身實施專利敲響了警鐘。

（二）可以自由實施但無實質意義

《專利法》第五十一條第二款：在依照前款規定給予強制實施許可的情形下，國務院專利行政部門根據前一專利權人的申請，也可以給予實施后一發明或者實用新型的強制許可。

第二款從另一個側面間接闡述了取得專利權可以自由實施但無實質意義的情況，我們不妨稱之為被從屬專利。被從屬專利權利要求范圍之外包括了一個或者多個其他從屬專利。盡管從該條款上看被從屬專利的實施不必會落入從屬專利的權利要求范圍，但是實際情況很多被從屬專利的實施又不得不落入從屬專利的權利要求范圍。

譬如一項產品的制備由原料到中間體再到成品二個環節制得，甲獲得了一項由原料制備中間體的方法專利，而乙在甲公開的專利基礎上通過對其中某一步驟優化、改進或者增加新的步驟，使通過甲的專利方法獲得中間體的效率大大提升（即類似第一款所述情況）并同樣獲得專利權，甲通過實施自身專利已經難以在激烈的市場競爭中獲得優勢而不得不需求乙的授權許可。另一方面乙在甲的專利基礎上又取得了由中間體制備成品的方法專利，如果甲要增加銷售規模、擴大經營范圍或者延伸產業鏈，同樣不得不需求乙的授權許可。這是取得專利權可以自由實施但無實質意義的情況。

一個典型的案例是有關我國自主開發的芳砜綸。在由我國研發人員開發出芳砜綸之前，美國杜邦公司在二十世紀六十年代發明并投入使用的Nomex（諾梅克斯），是一種良好的耐高溫阻燃纖維，耐熱性能和電氣性能都比較突出，暢銷四十年而不衰。芳砜綸與Nomex相比，具有更加優異的性能，有望全面取代Nomex。2000年，中國工程院在給國務院的報告中對芳砜綸有專門的評述：我國自主開發的芳砜綸，具有卓越的耐高溫特性，已用于軍工配套和環保過濾材料等方面，應集中人力物力擴大生產。2007年在上海成立特安綸纖維公司準備投入生產，期間杜邦方面有意收購我方技術及該公司但未獲得同意。收購未果后杜邦公司開始提前圍繞芳砜綸產業鏈進行專利布局，對芳砜綸產品形成專利圍墻，這樣一來，處于產業鏈下游的相關公司如果采購特安綸公司生產的芳砜綸投入生產、使用就會侵犯杜邦公司專利權，使得特安綸公司最終未能取得預期銷售業績。

該案例中，盡管我方人員已經取得芳砜綸產品及相關制備方法專利，但是不是不能用于具體產業中，可以自由實施但基本失去了實質意義，只能通過交叉許可用于產業應用中，而此時我方人員在談判中已經失去了一個重要的砝碼，自然會處于不利地位。

（三）可以自由實施

如（一）中所述，只要專利權不是作為從屬專利而存在，權利人原則上可以自由實施，但是無疑這只是一種理想的情況，我們不能排除無論是現在還是將來作為從屬專利的可能性。

專利布局借鑒意義

盡管《專利法》第五十一條屬于強制許可條款，在我國到目前為止尚未出現過一例因此條款而給予的強制許可案例（僅限筆者所知），但是在現實中存在著大量因此條款而產生的自愿交叉許可，這主要源于技術縱向發展很難再為一家公司所獨占，必定是多家公司互相競爭、各自掌握著部分技術，尤其是通信領域，從最早的2G、3G、4G再到即將投入商用的5G，2G時代個別公司壟斷了技術標準形成寡頭，到了3G、4G、5G時代，慢慢的形成了多家各自掌握相關技術并共同參與標準制定的局面，當中自然會產生大量的交叉許可，其中一部分交叉許可涉及的專利必然是從屬專利與被從屬專利的關系，而且有時已經很判斷從屬專利與被從屬專利誰會更有價值、具有更高的經濟效益，更多的是源于技術中的交叉，形成你中有我、我中有你缺一不可的局面。

做好技術挖掘。對于研發出的一項技術，特別是核心技術或者關鍵技術，在進行專利申請時，除了要覆蓋了技術本身，選擇合適的保護范圍，也要做好從權的布局（很多從屬專利也可以利用從權進行替代同時可節省一筆費用），在后續的持續研發活動中，及時對原有研發成果進行補充布局（可以參考TRIZ專利布局策略）。對于那些不容易通過產品上市披露的技術或者短期內不會實現商業價值但具有應用前景的專利申請選擇延遲公布，讓相關技術信息避免較早進入公眾視野，這為企業進行技術挖掘、專利布局留有了一個較為充分的緩沖時間。

技術情報工作的重要性。俗話說“知己知彼百戰不殆”，做好技術情報工作，對于企業研發具有重要意義，研發方向的選擇會直接決定企業未來戰略走向進而影響到后續的經營業績。情報來源主要源于競爭對手研發動向、相關企業的跨界研發、科研院所研究機構以及初創企業的研發動態。杜邦公司能夠及時獲知中國研發出的芳砜綸少不了其長期以來對技術情報工作的重視以及相關信息的敏感性。

基礎專利或者核心專利的精準識別。一件專利從公布到授權再到后續的維持，隨著時間的累計可能會產生大量的引用、無效、侵權糾紛，及時追蹤、識別相關領域的基礎專利或者核心專利并進行有效的布局是企業獲得市場競爭優勢的重要手段，企業可以選擇圍繞基礎專利或者核心專利進行外圍布局，也可以尋求替代方案，日本企業在追逐歐美技術發展過程中很多富有成效的做法值得我國企業效仿。芳砜綸案例也時刻警醒后人沒有對應的專利布局，再好的產業布局也可能只是為他人做嫁衣。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：劉仁鎖

編輯：IPRdaily趙珍 ? ? ? ? ?校對：IPRdaily縱橫君

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